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べんりしになりたいぶろぐ

はっぴょんの中の人になりたい(中の人なんいていない)

審判段階での補正却下に対してどう争うか

普段実務ネタは扱わないのですが(商売のネタを公開してどうする)、どうでもいいことが気になったので書いてみます。

審判段階で補正却下+拒絶審決食らって出訴を検討しているわけですが、補正却下を争う場合どうやって取消理由を構成するのか?というお話。

  • 補正却下の違法性を争う

そもそも争えるのかが不明。審査段階での補正却下は査定不服審判の中で争うことができ、この条文は審決取消訴訟でも準用されているのですが、この場合の準用ってどういうこと?読み替えるの?そのへん分厚いナントカ特許法にも書いてない。
それ以上に、審決謄本中には補正却下の理由が書かれているけど、これが審決の一部を構成するのか、独立した補正却下決定の記載なのか、よく分からない。私の見方では、条文上審決と補正却下決定は別物だと思うし、そうすると補正却下決定に対して独立して争えないとおかしい。
とはいえ特許法には審判段階の補正却下に対する出訴に関する規定はないので、行訴法の原則通りに異議申立ということに。そんなばかな。

  • 審決取消理由の一部として構成する

審決のメインの理由は補正却下後のクレームに拒絶理由があることなので、これと補正却下がリンクしない。どうしたものか。
こう思い悩んで参考書引っ張り出していたら、ボスが「手続違背」と言って立ち去っていった。さすがボスかっこいい(褒め殺し)。すっきり。
とはいえソースを探そうと思ったところ、まんま審判便覧に書いてました。

www.jpo.go.jp

補正却下の決定に対しては、審決における本願発明の要旨認定に誤りがあるとして、審決の取消理由の中で争うことになる。

んー、そうなのか?

実務上の課題

まあ、どちらで構成してもさして問題ないんですが、問題なのは補正却下→特許審決の場合。現在ではあまり現実的な想定ではないかもしれませんが……